よろず知財戦略コンサルティング 代表　医学博士　萬 秀憲　氏
【専門】知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティング／家庭紙製品、医薬部外品、化粧品等の商品開発のコンサルティング

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　事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中、より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するために、拒絶理由通知への対応の仕方について、基礎から解説します。拒絶理由別割合は、進歩性４０％、新規性２１％、明確性要件２１％、サポート要件８％となっており、特に、進歩性に関しては最近10年間定着してきた新しい考え方をしっかり理解しているかどうかで、結果が大きく異なってきます。
より広い権利範囲を取得するためには、拒絶理由に対して意見書でしっかり反論することが必要ですが、審査官がどう判断しているかをよく知ることが大切です。特許庁が特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして設け活用をすすめている、審査官との「面接審査」を活用することで大きな成果を上げている会社も少なくありません。
本セミナーでは、拒絶理由通知への対応方法について、事例を含め多角的に解説します。

１．特許出願から登録までのフローの確認
　1.1 特許出願から登録までのフロー
　1.2 特許要件の確認
　　　1) 特許法上の発明（特許法第２９条柱書）
　　　2) 産業上の利用可能性（特許法第２９条柱書）
　　　3) 新規性（特許法第２９条第１項）
　　　4) 進歩性（特許法第２９条第２項）
　　　5) 先願（特許法第３９条）
　　　6) 拡大先願（特許法第２９条の２）
　　　7) 記載要件（特許法第３６条）
　　　8) 単一性（特許法第３７条）
　1.3 拒絶理由通知とは
　　　1) 最初の拒絶理由通知
　　　2) 最後の拒絶理由通知

２．対象案件の背景を確認する
　2.1 事業状況を確認する
　2.2 技術開発状況を確認する
　2.3 競合他社の状況を確認する

３．拒絶理由通知を検討する
　3.1 審査官の認定・判断は妥当かどうか検討する
　　　1) 本願発明の認定は妥当か？
　　　2) 引用発明の認定は妥当か？
　　　3) 本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定は妥当か？
　　　4) 相違点に関する判断は妥当か？
　　　5) 記載要件に関する判断は妥当か？
　3.2 取りたい権利範囲はどこか確認する
　　　1) 絶対取りたい範囲は？
　　　2) できれば取りたい範囲は？
　3.3 取れそうな権利範囲はどこか検討する
　　　1) 間違いなくとれそうな範囲は？
　　　2) 難しそうだがチャレンジすべき範囲は？
　　　3) あきらめざるを得ない範囲は？

４．対応方針を検討する
　4.1 審査官の認定・判断が妥当と考えられない場合：審査官との面接
　4.2 審査官の認定・判断が妥当と考えられる場合：補正書の検討

５．審査官との面接
　5.1 面接審査によるメリット
　5.2 まずは審査官を知る
　5.3 面接前の準備
　5.4 審査官との面接の勘どころ
　5.5 面接後の対応

６．補正書・意見書の作成
　6.1 補正の基礎
　6.2 意見書の基礎
　6.3 拒絶理由に対応した補正の勘どころ
　6.4 拒絶理由に対応した意見書の勘どころ

７．拒絶理由通知がきてから慌てることがないようにするための明細書作成の際の留意点

８．外部特許事務所の弁理士とのやり取りで留意すべき点

　　□質疑応答□